El deseo y el derecho.

Por: José Fernando Sandoval Gutiérrez[1]

 El deseo y el derecho suelen caminar a velocidades distintas. Incluso muchas veces cada uno lo hace por su lado, aunque muchas otras terminan encontrándose. Es lo que parece ocurrir con la posibilidad de que el licenciatario de un derecho de propiedad industrial tenga legitimación para demandar en el marco de una acción por infracción, pues el derecho parece ir en una dirección, y el deseo de muchos, incluso el mío, parece ir en una distinta.

Apreciadas lectoras, supongan que logran un acuerdo con una reconocida compañía extranjera bajo el cual esta les otorga una licencia para explotar su marca en Colombia. Debido a eso, ustedes ponen en funcionamiento un establecimiento en el que se dedican a comercializar los zapatos de esa marca. Un día, se encuentran con que en el local del frente inauguraron un almacén en el que venden zapatos muy parecidos identificados con un nombre casi idéntico. Esto las lleva a pensar en la posibilidad de presentar una demanda que, en este caso, podría canalizarse por la vía de un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial. Sin embargo, puede que no lleguen a buen resultado ya que es probable que el juez niegue sus pretensiones bajo el argumento de que el legitimado en este tipo de casos es el titular del derecho y no el licenciatario, lo que implica que la compañía extranjera es la que debe encargarse de adelantar el proceso en Colombia y no ustedes.

Si están pensando en este momento en los problemas prácticos que genera esta situación, tienen razón en hacerlo. A lo mejor están deseando que esto sea distinto. Pero no le dejemos el asunto al deseo, hay explicaciones desde el derecho.

Una bastante sencilla la encontramos en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, encargado de regular este tema, que dice lo siguiente: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho (…)”. Como lo habrán notado, luce bastante claro en la norma que quien puede iniciar la acción es el “titular” del derecho, lo que dejaría por fuera de esta posibilidad al licenciatario y con eso terminaría toda discusión. No obstante, a pesar de esa claridad, hay quienes cuestionan esta forma de entenderla para plantear que el licenciatario también puede demandar. A lo mejor se han dejado llevar por el deseo. Y no es que el deseo sea algo malo, pero en este tema debemos dejarnos llevar por el derecho. Por eso tengo una explicación más satisfactoria que la literalidad de la norma.

Recordemos que cuando se adquieren derechos de propiedad industrial, por ejemplo, sobre una marca, lo que principalmente se adquiere es el derecho de exclusividad. Ello permite al titular oponerse a diversos usos que terceros hagan del signo sin su autorización. De tal suerte que si alguien quisiera hacer uso comercial de la marca debería hacerlo con consentimiento del titular, y eso se materializaría a través de una licencia.

Es en esto último justamente en donde está el punto determinante, ya que las licencias se otorgan para autorizar la explotación del derecho de propiedad industrial, no para transferir, o para prestar temporalmente, el derecho de exclusividad. Lo que con ellas se concede al licenciatario es la posibilidad de explotar ese derecho legítimamente. Partiendo de esa idea, cuando un tercero hace uso no autorizado del derecho de propiedad industrial, lo que con ello infringe, respecto del licenciatario, no es la posibilidad que se le dio a este de explotarlo, sino que se viola el derecho de exclusividad que está en cabeza del titular y que nunca fue transferido ni prestado con la licencia.

Recordemos ahora que la denominada acción por infracción de derechos de propiedad industrial, regulada a partir del artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, tiene como objetivo hacer efectivo el derecho de exclusividad. Siendo esto así, carece de sentido que tal acción pueda ser usada por el licenciatario, ya que el derecho que con ella se protege no es el que este adquiere con la licencia, sino uno de distinto. Desde ese punto de vista, lo que si tiene sentido es que carezca de legitimación, y ya no simplemente porque sea claro que la norma lo excluye, sino porque la que acabo de contarles parece ser una buena razón para la existencia de esa norma.

En todo caso, quiero dejar claro que aun cuando estoy convencido de la falta de legitimación del licenciatario, yo también quisiera que pudiera demandar, ya que eso sería más sencillo que buscar al titular del derecho cada vez que fuera necesario hacerlo. Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que vivimos en un país con presencia de diversas marcas extranjeras que operan a través de licenciatarios. Licenciatarios maniatados.

Pero no todo está perdido. El 6 de mayo de 2022 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió una interpretación prejudicial dentro del proceso 15-IP-2020 en la que afirmó que “el titular del derecho marcario puede facultar expresamente al licenciatario para ejercer en su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización”, es decir para ejercitar la acción por infracción a la que me he referido en esta columna. Esto abre una posibilidad para que el licenciatario acuda directamente al proceso. Sin embargo, se trata de una posibilidad bastante limitada, ya que en esta misma interpretación prejudicial el Tribunal fue claro en señalar que “de no autorizarse dicha facultad, la defensa procesal es exclusiva del titular de la marca”, lo que confirma que el licenciatario, desde el punto de vista normativo, carece de legitimación. La posibilidad de que acuda al proceso, y eso que en nombre y representación del titular, proviene del contrato de licencia si es que así se pacta, no proviene directamente de la Decisión 486 de 2000[2].

• No quiero irme sin: agradecer a las lectoras y los lectores quienes durante este año me permitieron acompañar su café de domingo con mis columnas. Les deseo feliz navidad.

[1] Abogado, Especialista en derecho procesal, Especialista en responsabilidad y daño resarcible, Especialista en derecho comercial y Magister en derecho. Profesor competencia desleal, propiedad industrial y derecho procesal. Escritor de columnas, artículos académicos y habitual tomador de café.

[2] Para profundizar en este tema desde un punto de vista académico las (os) invito a leer el artículo de mi autoría llamado “Más allá de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial” publicado en el libro “Protección jurisdiccional y observancia de la propiedad industrial y de los derechos de autor” publicado recientemente por la Universidad de los Andes.