NOMBRE DE PILA. La razón social y su uso no infractor de marcas.

Por: José Fernando Sandoval Gutiérrez[1]

Aunque quizás es una obviedad, me viene bien comenzar esta columna afirmando que si se pretende tener éxito en un proceso judicial de infracción de marca, es fundamental demostrar, entre otras, el tipo de comportamiento infractor que lleva a cabo quien es demandado, pues las infracciones pueden presentarse en diversas modalidades, por ejemplo, cuando se fabrican, sin autorización, etiquetas que contienen una marca ajena, entre otras.

En cambio, puede no ser una obviedad la discusión que hoy quiero plantearles, también en el contexto de las infracciones, pero específicamente en la contemplada en el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.  Según esa norma, el titular de una marca puede prohibir a terceros “usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (…)”. Valga decir que esta modalidad de infracción es por la que se presentan la mayoría de las demandas, lo que, me parece a mí, algún atractivo le da al debate.

Cómo pueden apreciar en el contenido de la norma, uno de los elementos de la infracción es el uso en el comercio de un signo similar o idéntico a la marca ajena. De manera que no es cualquier uso el que da lugar a la infracción, sino solamente el que se hace en el comercio.

Esto me permite plantear el escenario problemático que, valga decirlo, no es una rebuscada hipótesis para escribir la columna, pues lo cierto es que ya tales situaciones las he visto en bastantes casos reales.

Se trata de lo siguiente: ¿constituye uso en el comercio el uso en la razón social de una expresión similar o idéntica a una marca ajena para efectos de determinar la configuración de la infracción antes mencionada? O, planteado de otra forma: ¿basta con llevar ante el juez el certificado expedido por la Cámara de Comercio en donde se pueda apreciar que una razón social es similar o idéntica a un signo que ha sido previamente registrado como marca para que se configure la infracción? Veamos por qué, en mi opinión, eso no satisface el requisito de uso en el comercio y, por tanto, es insuficiente para demostrar la infracción.

Recordemos que la razón social es algo así como el nombre de pila de las sociedades. Esto, bajo el entendido de que es aquel bajo el que formalmente fue bautizada la sociedad y que aparece registrado en la Cámara de Comercio.

Ahora bien, el hecho de que una sociedad se registre ante la Cámara de Comercio bajo una expresión específica, no necesariamente implica que esa misma expresión tenga que utilizarla para identificar sus productos o sus servicios en el mercado, pues bien podrían coincidir o no. Tal cosa nos lleva a que tengamos que diferenciar la razón social de los signos distintivos, entendiendo por estos últimos los que utiliza la sociedad para identificar sus productos o sus servicios ante los consumidores.

Así las cosas, el objetivo de demostrar el uso en el comercio de un signo similar o idéntico a una marca no se cumple allegando al proceso únicamente los documentos de registro del presunto infractor expedidos por la Cámara de Comercio, pues tales documentales, si bien darían cuenta de cuál es la razón social del demandado, no mostrarían al juez cómo identifica sus productos o sus servicios en la realidad del mercado, es decir, cómo los identifica ante los consumidores.

Así, desde mi punto de vista, el uso de una expresión en la razón social no encaja en lo que la norma denomina uso en el comercio, ya que la información registrada ante la Cámara de Comercio no trasciende de un escenario meramente registral, o meramente formal, que no es el del comercio que interesa para efectos del análisis de la infracción.

No podemos olvidar que esta modalidad de infracción busca que exista claridad acerca del origen empresarial de los productos o los servicios que se pueden encontrar en el comercio. Esa claridad no puede concluirse a partir de la información de un registro, pues no es eso a lo que se enfrentan los consumidores a la hora de decidir adquirir un producto o un servicio específico. O acaso alguno de ustedes, apreciadas y apreciados lectores, ¿hace alguna revisión en la Cámara de Comercio antes de comprar cualquier cosa? No me cabe duda de que la mayoría pensamos que semejante escenario es descabellado. Lo que interesa, entonces, es lo que se encuentra el consumidor en el día a día, en la calle, en los estantes de un supermercado, o en las vitrinas de un centro comercial, todo lo cual corresponde a un escenario, ya no registral, sino verdaderamente al escenario del comercio. Y ese, es el que interesa para la determinación de la infracción.

De manera que, si usted es titular de una marca y quiere demandar por la posible comisión de una infracción, es preciso que indague más allá del registro realizado en la Cámara de Comercio por el posible demandado. Si quiere demostrar al juez la comisión de la infracción, el uso del signo similar o idéntico debe verificarse a través de otras pruebas como, por ejemplo, con muestras del empaque del producto presuntamente infractor, fotos de su publicidad, entre otros, que den cuenta de un verdadero uso en el comercio.

[1] Abogado consultor y litigante en competencia desleal y propiedad industrial. Socio en Estrella & Sandoval Abogados. Profesor de competencia desleal, propiedad industrial y derecho procesal. Escritor de columnas y artículos académicos. Jugador aficionado de baloncesto y habitual tomador de café.